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Fallos Clásicos |
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Merck y Cía. c. Laboratorios Dallas, S.A.
TRIBUNAL: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal Civil y Comercial
de Capital Federal, Sala 1 (CNFCivCom)(Sala1)
FECHA: 1989/11/07
2ª Instancia. Buenos Aires, noviembre 7 de 1989
El doctor Craviotto dijo:
I. Contra la sentencia de fs. 175/8, interpone recurso de apelación la parte actora, quien lo funda a fs. 187/93 y es contestado por la accionada a fs. 195/207.
En definitiva, el juez rechazó la demanda interpuesta por Merck y Co. c. Laboratorios Dallas, S. A. declarando fundada la oposición deducida por la demandada al registro de la marca Noroxin pedida bajo acta 1.354.800 para distinguir todos los productos de la clase 5, ello sobre la base de la titularidad de la marca Norboxil, acta 1.296.903.
II. Como se sostuviera en la causa 5617 del 21/2/89 esta sala (y sus citas) es de señalar que los precedentes jurisprudenciales en el aspecto de la concreta confrontación de las marcas, poseen escaso valor para proyectar influencia sobre lo que cuadra decidir en otros litigios, desde que las soluciones hállanse estrechamente ligadas a las peculiaridades de cada caso (también sala II, causa 2413 del 3/2/84).
Por lo demás, cuando se trata del cotejo de marcas de la clase 5, generalmente incluida por multiplicidad de particularidades, no corresponde ceñirse a pautas rígidas, sino aplicar criterios circunstanciales que atiendan a las particularidades que cada caso pueda presentar (esta sala, causa 0253 del 7/7/89).
III. Sin perjuicio de ello, es público y notorio que no tratándose de drogas que exijan el recaudo de "receta archivada" aquel requisito reglamentario no es siempre observado en la práctica (esta sala, causa 0253 ya citada, sala II, causa 327 del 21/8/81) y como en general basta la confundibilidad de uno de los planos del cotejo marcario gráfico, fonético o ideológico para que se justifique cohibir la coexistencia (esta Sala, causa 0291 del 5/9/89; sala II, causa 2323 del 25/2/83) hay que tener en cuenta que tampoco en la actual situación resulta aconsejable atenuar la rigurosidad en el cotejo, porque ninguno de los productos involucrados es de los que deben venderse bajo receta archivada, subsistiendo el riesgo potencial de equivocaciones entre ellos, tanto para el público consumidor (de suyo inidóneo en buena parte para efectuar apropiadas distinciones de este tipo) cuanto para los encargados de expedirlos, ya que hoy es un hecho indiscutible que las farmacias son muchas veces atendidas por dependientes que carecen de los conocimientos indispensables para discernir apropiadamente la función terapéutica de medicamentos diversos (doctrina de la causa 305 del 6/3/81 de esta sala).
IV. Por ser ello así, corresponde considerar el cotejo de las marcas en pugna y advierto sobre la base del considerando anterior, que las mismas tienen un cierto grado de similitud.
En efecto, las dos marcas están formadas cada una por una palabra: Noroxin, Norboxil.
Las raíces son similares; me explico: las raíces, es decir, el "elemento más puro y simple de una palabra, o sea la parte que de ella queda después de quitarle las desinencias, sufijos y prefijos" suprimida la desinencia, o sea "la terminación de la palabra" (Diccionario de la Lengua Española, decimonovena edición), es "NOR".
Esta similitud no se desdibuja con una desinencia, a su vez confundible: Oxin; Boxil.
Es decir, desde otro punto de vista, divididas ambas palabras en sílabas, da como resultado el siguiente: No ro xin; Nor bo xil criterio éste, que acentúa aún más, la similitud entre ambas marcas.
Como consecuencia de lo expuesto, entiendo que tanto en el aspecto gráfico como en el fonético, el cotejo sucesivo de Noroxin y Nor boxil deja una neta sensación de confundibilidad.
V. Este criterio, quizá riguroso, no sólo está guiado por la protección de las buenas prácticas comerciales, sino también por la tutela del público consumidor. Por lo tanto, no es ajeno al juicio, la circunstancia de que la coexistencia de estas marcas de similitud tan pronunciada, pueda razonablemente ocasionar graves perjuicios en un ámbito como el medicinal y el farmacéutico, donde las confusiones conducen a consecuencias vitalmente nocivas, que exceden el marco de las repercusiones comerciales. Es por eso que cualquier margen de duda debe ser resuelto en favor del derecho concedido y en sentido tal, que evite un potencial daño al consumidor (doctrina de esta sala causa 5451 del 18/2/77).
VI. Es de advertir y contesto el primer agravio que, en otro orden de cosas, la limitación de la solicitud a un solo producto como lo señala la actora en su expresión de agravios: "productos medicinales para el tratamiento de infecciones del tracto urinario y del tracto gastrointestinal", no constituye en las circunstancias del caso, un hecho con entidad suficiente como para influir en la decisión, puesto que cubriendo el registro de la demandada toda la clase, ello le da derecho para distinguir igualmente el mismo producto que pretende protegerse con la marca pedida (esta sala causa 5551 del 24/5/77).
La jurisprudencia citada de la sala II refiere a productos de la ex clase 16 y en ella a productos de tocador, lo que significa que poca trascendencia aparte de la advertencia hecha en el consid. II tiene con la actual clase 5, que conlleva un criterio más riguroso, como se señaló en el consid. III.
Y en el caso en estudio, la confundibilidad resulta tan marcada que hasta la propia actora se confundió valga la redundancia a fs. 38, tal como sagazmente lo señala la demandada a fs. 60.
Y era el escrito de demanda.
VII. Dice la actora en el segundo agravio, que es tarea de los jueces pronunciarse sobre la confundibilidad o inconfundibilidad de las marcas y que es un medio con que cuenta la justicia para proteger a los consumidores y a los titulares de las marcas.
Totalmente de acuerdo.
Pero lo que no alcanzo a comprender, es porqué esa función no debe alcanzar el campo de la salud pública.
No se trata de proteger al público consumidor de los efectos de un producto medicinal, ni resguardarlo de las consecuencias que eventualmente, le pueda acarrear su uso o consumo.
Esto, como acertadamente lo señala la actora, es resorte del poder administrador a través de sus órganos específicos.
Se trata desde el punto de vista marcario, de que el público consumidor no confunda las marcas y use o consuma un producto por otro, que es un supuesto totalmente distinto, y ello, aunque ambos productos estén aprobados, como el caso de autos (ver para el producto de la actora y, para el de la demandada, debiéndose señalar, con respecto a este último, los informes negativos que obran de los que se hace eco la actora).
Como son hipótesis diferentes, bien puede darse que desde el punto de vista marcario la justicia declare la inconfundibilidad de dos marcas y la Secretaría de Salud objete el producto que una de las marcas ampara.
VIII. Cierto es que el producto de la demandada Norboxil no salió nunca al mercado.
Así lo confiesa la accionada a fs. 97, 2ª posición, pero no lo es menos que la propiedad de una marca y la exclusividad de uso, se obtienen con su registro (art. 4°, ley 22.362) y el título de la oponente se encuentra vigente sin que se plantee cuestión alguna con respecto a su caducidad (art. 26, ley citada).
Consecuentemente, si no se extinguió, se encuentra vigente en plenitud.
IX. El derecho de marcas, especialmente, es registral, y su reglamentación resulta puntillosa (art. 8°, ley marcaria).
También es real el uso que la actora le dio a su marca (ver copia de la peritación aceptada por la demandada que obra, inclusive su registro en numerosos países y sobre la base de lo primero, la accionante pide "defender la existencia de la clientela formada mediante esa utilización".
¿Cómo?, frente a una marca registrada, con la cual se confunde.
Reitero, el derecho a la marca se adquiere por su inscripción y no por el uso (confr. causa 9256 y 0387 resueltas por la sala II el 26/5/70 y el 2/6/70).
Por lo demás, si el titular de una marca extranjera no ha impugnado su registro en el país, por parte de la demandada, nada puede reprochársele a éste (esta sala, fallo del 15/12/70, publicado en B.D. N. P. I. 1971 núm. 348, vol. 74, p. 181); por otro lado, la propiedad de una marca extranjera en definitiva de eso se trata no nace de la inscripción o del uso en el país que la haya concedido o reconocido, sino del cumplimiento ante las autoridades administrativas de la República de las prescripciones sancionadas por la ley marcaria (Fallos t. 140, p. 397).
Por otro lado, tampoco, se puede invocar en favor del registro, que la marca solicitada haya sido empleada, por cuanto ese uso, de hecho, es posterior a la oposición.
X. Con relación al agravio expuesto a fs. 192 vta., punto VII, me apresuro a poner de resalto que no creo que en el caso en estudio se trata de mala fe, en atención a los numerosos registros internacionales acreditados, por lo que tal idea debe desecharse.
También comparto partiendo de tal premisa el criterio sustentado por la sala II (causa 851 del 6/12/71) citada por la apelante a fs. 193, en cuanto a que puede presumirse que su deseo es el de extender a nuestro país y no aproximarse a la marca de un tercero, pero en este caso nos encontramos con que se tratan de marcas de la Clase 5, que una de ellas la de la demandada está registrada y vigente y que para más, son confundibles.
Ante tales circunstancias, pareciera que la actora debió haberse opuesto al registro de la marca de la demandada en oportunidad en que ésta intentaba registrar la suya.
Ahora, es tarde.
XI. Todo el análisis efectuado hasta ahora tiene un sentido.
Como la sala III en lo Civil y Comercial de esta Cámara ha admitido confirmado el fallo en primera instancia, la oposición articulada por Laboratorios doctor Herbert Szama, S. A. sobre la base de sus macas registradas Notoxin y Neotoxin de la ex clase 2 contra la solicitud de inscripción formulada por Merck ° Cía. Inc. de la denominación Noroxin para la clase 5 antes mencionada, la cuestión aquí plantada con respecto a su inscripción podría resultar abstracta, y por ende, convertiría en insustancial cualquier decisión sobre el punto; salvo la relativa a la distribución de las costas del proceso.
Sin embargo, como en ese proceso se han interpuesto recursos y su trámite se encuentra suspendido, me ha parecido conveniente pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada y expresar las razones que me persuaden, de todos modos, de que las costas de ambas instancias deben ser soportadas por la actora vencida, por no existir mérito para apartarse de la regla del art. 68 del Cód. Procesal.
XII. Voto, en consecuencia, por la confirmatoria del fallo de primera instancia en los términos expresados.
Los doctores Farrell y Pérez Delgado, por análogas razones se adhieren al voto precedente.
Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo precedentemente transcripto, el tribunal por unanimidad de votos resuelve: confirmar la sentencia de fs. 175/178, con costas de la alzada a la actora. Eduardo D. Craviotto. Martín D. Farrell. Jorge G. Pérez Delgado. (Sec.: Ernesto L. Marinelli).-
