¿Es responsabilidad de los directores la persecución del fraude marcario?

Es frecuente que cuando se otorgan licencias o franquicias para la fabricación y comercialización de productos con marca registrada en países distintos a los de origen, se traslade la responsabilidad de perseguir la falsificación marcaria en el nuevo territorio a las empresas licenciatarias y franquiciadas.

En otras ocasiones, si bien el propietario de la marca conserva para sí la última palabra en orden a decidir si se actúa o no contra el fraude marcario, el costo que implique e insuma tal persecución casi siempre se carga a la persona del licenciatario y del franquiciado.

Esta modalidad de contratación -que en principio puede aparecer como beneficiosa para el titular de la marca que se licencia, pues traslada el costo de su defensa a un tercero-, ha demostrado, sin embargo, a lo largo de los años, que en la realidad de los hechos, se vuelve un boomerang en su contra.

Esto es porque resulta manifiesto que las empresas locales que explotan una marca de origen extranjero no quieren absorber o hacerse cargo de los costos que importe la lucha para evitar la falsificación de la marca, que ciertamente no son menores.

Además, hay que tener en cuenta que, por lo general, cualquier acción de esta naturaleza requiere de tareas de inteligencia previas y de abogados especializados en la materia, que no siempre coinciden con los que asesoran de ordinario a las empresas licenciatarias.

Sucede también que la custodia de la marca, de su imagen y prestigio no siempre redunda en un beneficio inmediato para el licenciatario como para el titular. Su defensa hace a la conservación y preservación del patrimonio del propietario de tan preciado bien.

En el caso del licenciatario por el contrario, su interés por lo general, se encuentra más acotado y dirigido a lo que pueda generar y percibir por su comercialización en el mercado local, sin importarle los perjuicios que puedan derivar de ésta en lo que refiera a su imagen global o que pueda resultar para el titular marcario por pérdidas en el cobro de regalías por uso de marca sin su autorización.

Luego para el comerciante local, perseguir la falsificación marcaria no pareciera generarle –cuanto menos en lo inmediato- ningún rédito y, por el contario, le ocasiona gastos y dolores de cabeza. Importa no sólo gastar dinero, sino tener que involucrarse en una causa judicial con todo lo que ello implica, hasta poner en riesgo, muchas veces, su propio negocio.

En esta realidad que describo podrán encontrar una de las razones por las cuales nos encontramos a diario en el mercado local con mercadería apócrifa de reconocidas marcas, sin que nadie se dedique en el territorio a perseguir su falsificación.

En cambio, para los accionistas de la empresa titular de la marca que cotiza en bolsa, que han depositado su confianza en su preservación y desarrollo en el “board “ que tiene a su cargo la administración de la sociedad, no sólo en el país de origen sino en todos aquellos lugares donde ésta se comercializa, esta actitud pasiva por parte de la empresa titular, o de su órgano de administración -independientemente de la responsabilidad que pueda corresponderle a la empresa licenciataria-, ocasiona sin duda un gravísimo perjuicio.

Por este daño cualquier accionista tiene derecho a reclamar y denunciar, y el directorio debiera responder. Si los accionistas en el país de origen tomaran conocimiento del perjuicio que se le está produciendo a su marca en los distintos lugares donde se la comercializa, sin que nadie se ocupe de su defensa, no me caben dudas que accionarían de inmediato contra los responsables de la custodia del patrimonio que se ofrece de manera pública.

Deterioro de la marca, de su imagen, calidad y prestigio, pérdida en el cobro de regalías: son cargos muy importantes por los que deberán responder a la brevedad los responsables del cuidado y desarrollo de empresas que cotizan en bolsa comercializando productos de reconocidas marcas registradas en los distintos continentes, y que no han sabido dar adecuadas respuestas a sus accionistas.

Se han preocupado por extender los mercados, pero se han despreocupado del cuidado de la marca, cuando es el bien más preciado que debieran haber custodiado y preservado.

En nuestro país, hay marcas que han emprendido una férrea defensa de su integridad, persiguiendo implacablemente a quienes intentaron lucrar a sus expensas falsificando la marca o usándola sin autorización de sus titulares; otras no han hecho nada ni hacen al respecto.

Llegado el momento de exponer resultados, si cualquier interesado denunciara esta inactividad por parte de los responsables de conducir los negocios de la empresa titular de la marca en el extranjero y expusiera los daños que se le han provocado a la misma, me pregunto, ¿cuántos “board of directors” podrían eludir tener que hacer frente a las correspondientes “class action”?

FUENTE:
Roberto J. Porcel, socio del Estudio Porcel y Cabo
Especial para iProfesional.com